專利糾紛的被侵權(quán)人如果要證明侵權(quán)產(chǎn)品與其專利方法生產(chǎn)出的產(chǎn)品為相同產(chǎn)品，則應(yīng)提供證據(jù)證明被控侵權(quán)產(chǎn)品中亦含有與權(quán)利產(chǎn)品相同或等同的其他的必要技術(shù)特征，從而證明被控侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利產(chǎn)品為相同產(chǎn)品。如果被侵權(quán)人只能舉證被控侵權(quán)產(chǎn)品中有一項(xiàng)特征與其專利產(chǎn)品相同，而不能進(jìn)行充分證明，則其應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證不能的法律責(zé)任及不利后果。

  　簡(jiǎn)要案情

  　1989年5月5日，程立志向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局申請(qǐng)名為“治療腳氣藥物的制備方法”的發(fā)明專利。經(jīng)公告后，國(guó)家專利局于1999年10月6日授權(quán)，專利號(hào)為ZL89103022.0。該發(fā)明專利的獨(dú)立權(quán)利要求為：1.一種用稀乙醇提取中藥有效成分后，制成的含有活潑的羰基，能治療足癖的酊劑的方法，其特征在于：(1)乙醇與水混合，配制成50至85％的稀乙醇，10000ml至16000ml；(2)用稀乙醇提取中藥有效成分，以每10000ml藥液含量計(jì)算，制造前備齊的原料為苦參200至600克，土槿皮200至600克，蛇床子200至600克，白鮮皮50至300克，地膚子50至200克，黃柏50至200克，蒼術(shù)50至200克，將上述中藥裝入一定容器內(nèi)，用稀乙醇浸泡3至30天，用浸漬法提取有效成分；(3)將甲醛，固體化學(xué)物質(zhì)加入含有中藥有效成分的稀乙醇中溶解，制造成含有活潑的羰基的配劑，化學(xué)物質(zhì)是苯甲酸100至1000克，水楊酸50至500克、樟腦50至300克，甲醛50至800ml，制造成10000ml藥液；(4)加入香精以矯正氣味即得。

  　1999年9月16日，程立志在黃鶴集團(tuán)華中商城（下稱華中商城）的保健品柜臺(tái)購(gòu)買了兩瓶腳氣凈，該產(chǎn)品包裝上注明的生產(chǎn)廠家為南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠，并貼有創(chuàng)始人楊玉環(huán)的激光防偽頭像。為此，程立志以武漢立志保健品有限責(zé)任公司為送檢單位，將該產(chǎn)品委托湖北省衛(wèi)生防疫站檢測(cè)，防疫治(2001)檢字第20194號(hào)檢測(cè)報(bào)告顯示，“送檢樣品豫環(huán)牌腳氣凈(南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠生產(chǎn))批號(hào)為9906029經(jīng)高壓液相色譜法分析，其甲醛(活潑羰基)為陽(yáng)性”，但從檢測(cè)報(bào)告上反映為(2001)食收字第20194號(hào)，即食品科檢驗(yàn)，對(duì)此程立志未予否認(rèn)。南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠是隸屬于南陽(yáng)骨科醫(yī)院（下稱骨科醫(yī)院）的集體性質(zhì)企業(yè)，1995年12月6日核準(zhǔn)成立，注冊(cè)地為南陽(yáng)市白河新村115號(hào)，2001年10月10日批準(zhǔn)注銷，在申請(qǐng)注銷的清算報(bào)告中，南陽(yáng)骨科醫(yī)院、王書清、楊玉環(huán)、張麗等作為清算組織和個(gè)人，聲明已無(wú)任何遺留問(wèn)題。同年10月3日，在原址上又注冊(cè)了南陽(yáng)市廣壽保健品有限責(zé)任公司（下稱廣壽公司）即本案第三人，法定代表人仍是楊玉環(huán)。

  　武漢中院認(rèn)為，程立志是ZL89103022.0發(fā)明專利的專利權(quán)人，其專利權(quán)受我國(guó)相關(guān)法律的保護(hù)。發(fā)明專利保護(hù)范圍應(yīng)以其獨(dú)立權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及其附圖用于解釋權(quán)利要求。從該案的專利權(quán)利要求看，該發(fā)明專利為方法專利，即權(quán)利要求指向包括有時(shí)間過(guò)程要素的活動(dòng)，如制造過(guò)程等。在制造方法發(fā)明專利侵權(quán)訴訟中，程立志應(yīng)當(dāng)首先負(fù)責(zé)舉證證明被控侵權(quán)產(chǎn)品與依照其專利方法直接獲得的產(chǎn)品相同，然后由被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)者對(duì)專利產(chǎn)品是否屬于新產(chǎn)品和其制造方法不同于專利方法負(fù)責(zé)舉證證明。審理中，程立志提交南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠生產(chǎn)的豫環(huán)牌腳氣凈，雖然楊玉環(huán)及南陽(yáng)骨科醫(yī)院對(duì)其產(chǎn)品予以否認(rèn)，但未提供相應(yīng)的證據(jù)證明不是原骨科醫(yī)院保健品廠生產(chǎn)的，應(yīng)推定該涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品為原骨科醫(yī)院保健品廠生產(chǎn)。程立志在將產(chǎn)品購(gòu)買后，以武漢立志保健品公司名義委托湖北省衛(wèi)生防疫站檢驗(yàn)時(shí)，該檢測(cè)報(bào)告中僅有含有“活潑羰基”的結(jié)論，對(duì)其他組分并未作明確鑒定結(jié)論，且“活潑羰基”并非此發(fā)明專利的唯一獨(dú)立權(quán)利要求，故此報(bào)告原審法院不予采信。審理中原審法院要求程立志對(duì)被控侵權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，并告之如不同意檢測(cè)可能導(dǎo)致的法律后果，程立志明確表示不同意檢測(cè)鑒定，故其應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)舉證不能的不利法律后果。

  　武漢中院依據(jù)1992年9月4日第七屆全國(guó)人大第十七次會(huì)議修改的《中華人民共和國(guó)專利法》第五十六條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》法釋(2001)21號(hào)第七條第二款、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百三十條規(guī)定，判決：駁回程立志的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)5510元由程立志承擔(dān)。

  　上訴人程立志不服，向湖北高院上訴，請(qǐng)求判令：裁定撤銷原判，發(fā)回重審或依法改判并判第三人承擔(dān)同等賠償責(zé)任。

  　華中商城答辯稱：他們?cè)戎皇浅鲎夤衽_(tái)，當(dāng)時(shí)出售給程立志“一次凈”的柜臺(tái)的承租人已無(wú)法找到；程立志提供的購(gòu)買憑證部分是銷售證明單，而發(fā)票沒(méi)有日期或生產(chǎn)廠家名，開(kāi)票人陳蕓也非其單位職工。因此程立志根本不能證明其是在華中商城購(gòu)買的本案被控侵權(quán)的產(chǎn)品。

  　楊玉環(huán)和廣壽公司答辯稱：楊玉環(huán)的行為是法人行為，其個(gè)人不是適格的當(dāng)事人，且廣壽公司是在2000年成立的，應(yīng)與本案沒(méi)有關(guān)系，就不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。程立志拿去檢驗(yàn)的并不是其生產(chǎn)的產(chǎn)品，其與華中商城也無(wú)供貨關(guān)系。

  　骨科醫(yī)院答辯稱：程立志的發(fā)明專利是一種方法而不是一種產(chǎn)品，僅憑產(chǎn)品中有活潑羰基就認(rèn)定是侵權(quán)產(chǎn)品是不妥的；被送檢的產(chǎn)品是藥品而不是食品，不應(yīng)送食品檢驗(yàn)科進(jìn)行檢驗(yàn)，食品檢驗(yàn)科是沒(méi)有資格檢驗(yàn)藥品的；南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠名義上是骨科醫(yī)院下屬的法人，實(shí)為楊玉環(huán)個(gè)體掛靠的個(gè)體企業(yè)，與骨科醫(yī)院并無(wú)關(guān)系。

  　判決理由

  　湖北高院認(rèn)為：本案發(fā)生在《中華人民共和國(guó)專利法》于2000年8月25日第二次修正之前，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律若干規(guī)定》第十八條的規(guī)定，應(yīng)適用1992年9月4日修正的《中華人民共和國(guó)專利法》，即2000年8月25日修改前的專利法（下稱修改前的專利法）。

  　上訴人的專利權(quán)利要求表明：要求保護(hù)的是一種方法。根據(jù)修改前的專利法第五十九條第一款規(guī)定，發(fā)明專利保護(hù)范圍應(yīng)以其獨(dú)立權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說(shuō)明書及其附圖用于解釋權(quán)利要求。依據(jù)修改前的專利法第六十條第二款的規(guī)定，在制造方法發(fā)明專利侵權(quán)訴訟中，權(quán)利人應(yīng)當(dāng)首先負(fù)責(zé)舉證證明依照其專利生產(chǎn)的產(chǎn)品為新產(chǎn)品、被控侵權(quán)產(chǎn)品與依照其專利方法直接獲得的產(chǎn)品相同，然后由被控侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)者對(duì)專利產(chǎn)品的制造方法不同于專利方法負(fù)責(zé)舉證證明。按法定順序任何一方舉證不能就應(yīng)承擔(dān)對(duì)其不利的相應(yīng)的法律后果。因此，根據(jù)新產(chǎn)品生產(chǎn)方法發(fā)明專利的舉證責(zé)任分配的原則，程立志應(yīng)首先證明依照其專利生產(chǎn)出的產(chǎn)品為新產(chǎn)品，并證明本案被告侵權(quán)產(chǎn)品與該產(chǎn)品為相同產(chǎn)品，然后才能再適用舉證責(zé)任倒置，由被上訴人楊玉環(huán)等承擔(dān)舉證責(zé)任。

  　程立志是ZL89103022.0發(fā)明專利的專利權(quán)人，其專利權(quán)受我國(guó)相關(guān)法律的保護(hù)。根據(jù)程立志提交的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的第47029號(hào)專利及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)第4936號(hào)《無(wú)效宣告審查決定書》的決定內(nèi)容等證據(jù)，應(yīng)認(rèn)定程立志的專利是一個(gè)新產(chǎn)品的生產(chǎn)方法。本案中，程立志提交的原南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠生產(chǎn)的豫環(huán)牌腳氣凈，在原審中楊玉環(huán)及骨科醫(yī)院對(duì)該產(chǎn)品予以否認(rèn)，但未提供相應(yīng)的證據(jù)證明不是南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠生產(chǎn)的，故原審認(rèn)定該涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品為原南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠生產(chǎn)并無(wú)不當(dāng)。因此，本院依法認(rèn)定本案被控侵權(quán)產(chǎn)品是南陽(yáng)骨科醫(yī)院保健品廠生產(chǎn)的。程立志以武漢立志保健品公司名義將上述被控侵權(quán)產(chǎn)品委托湖北省衛(wèi)生防疫站檢驗(yàn)，該檢測(cè)報(bào)告中雖然證明含有“活潑羰基”，對(duì)其他組分并未作明確鑒定結(jié)論，但“活潑羰基”并非此發(fā)明專利的獨(dú)立權(quán)利要求中的唯一必要技術(shù)特征，根據(jù)程立志申請(qǐng)?jiān)搶＠麜r(shí)的權(quán)利要求及說(shuō)明書和其在上訴時(shí)所表明的內(nèi)容來(lái)看，該專利作為一種制造方法應(yīng)有六點(diǎn)基本要素：樣品為液狀，產(chǎn)品稱香露（香水）或酊劑，原料為中藥，甲醛溶解后制成有活潑的羰基（或?qū)⒓兹?、固體化學(xué)物質(zhì)加入含有中藥有效成分的稀乙醇溶劑，制成含有活潑羰基的配制），加入香料。由此證明，用稀乙醇提取苦參、土槿皮等數(shù)位不同配伍的中藥有效成分應(yīng)是該項(xiàng)專利權(quán)利要求的一個(gè)必要技術(shù)特征。況且，根據(jù)1982年8月第一次出版的《首都醫(yī)院制劑匯編》里的明確記載的內(nèi)容表明：乙醇和甲醛按比例混合就會(huì)產(chǎn)生“活潑羰基”是一個(gè)公知的技術(shù)，因此依照程立志專利方法生產(chǎn)出的產(chǎn)品中除了該公知技術(shù)外，還混有多達(dá)七味的中藥成分及樟腦等化學(xué)藥品。本案中程立志僅能通過(guò)其送檢的被控侵權(quán)產(chǎn)品中有活潑的羰基，意欲來(lái)證明該產(chǎn)品與其專利方法生產(chǎn)出的產(chǎn)品為相同產(chǎn)品，但卻未能提供證據(jù)證明被控侵權(quán)產(chǎn)品中亦含有與權(quán)利產(chǎn)品相同或等同的其他的必要技術(shù)特征，如中藥有效成分的技術(shù)特征，從而證明被控侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利產(chǎn)品為相同產(chǎn)品，故程立志訴稱的只要產(chǎn)品中有“活潑羰基”，那該產(chǎn)品就是其專利方法生產(chǎn)的產(chǎn)品的相同產(chǎn)品及中藥有效成分不屬于該專利法保護(hù)范圍，不屬于必要技術(shù)特征等上訴理由，不能成立。其應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證不能的法律責(zé)任及不利后果。

  　綜上，原審認(rèn)定事實(shí)清楚，程序公正合法，實(shí)體處理上得當(dāng)，應(yīng)依法予以維持，但存在著對(duì)該專利產(chǎn)品是否是新產(chǎn)品的舉證責(zé)任分配表述和引用法條條款欠準(zhǔn)確，應(yīng)予糾正。

  　判決結(jié)果

  　湖北高院根據(jù)1992年9月4日修正的《中華人民共和國(guó)專利法》第五十九條第一款、第六十條第二款、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。二審案件受理費(fèi)5510元由程立志負(fù)擔(dān)。

  　　本判決為終審判決。

  　?。ㄔ摪赴柑?hào)為[2004]鄂民三終字第5號(hào)）