北京市高級(jí)人民法院
民事判決書(shū)

　　（2003）高民終字第1393號(hào)

　　上訴人（原審被告）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校，住所地北京市海淀區(qū)中關(guān)村路15號(hào)。

　　法定代理人俞敏洪，校長(zhǎng)。

　　委托代理人王立華，北京市天元律師事務(wù)所律師。

　　委托代理人李琦，北京市天元律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人（原審原告）（美國(guó)）教育考試服務(wù)中心（EDUCATIONAL TESTING SERVICE），住所地美國(guó)新澤西州08541普林斯頓羅斯代爾路和卡特路。

　　法定代表人科特·蘭德格拉夫，總裁兼首席執(zhí)行官。

　　委托代理人周強(qiáng)，北京市正見(jiàn)永申律師事務(wù)所律師。

　　委托代理人董永森，北京市正見(jiàn)永申律師事務(wù)所律師。

　　上訴人北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校（簡(jiǎn)稱新東方學(xué)校）因侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)糾紛一案，不服北京市第一中級(jí)人民法院（2001）一中知初字第35號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院2003年12月8日受理后，依法組成合議庭，于2004年4月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上訴人新東方學(xué)校的委托代理人王立華、李琦，被上訴人（美國(guó)）教育考試服務(wù)中心（簡(jiǎn)稱ETS）的委托代理人周強(qiáng)、董永森到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　北京市第一中級(jí)人民法院判決認(rèn)定，中國(guó)和美國(guó)均是《伯爾尼保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品公約》的成員國(guó)，依據(jù)該公約，中國(guó)有義務(wù)對(duì)美國(guó)國(guó)民的作品在中國(guó)給予保護(hù)。ETS作為T(mén)OEFL考試的主持、開(kāi)發(fā)者，獨(dú)立設(shè)計(jì)、創(chuàng)作完成了TOEFL考試題，并在美國(guó)就53套TOEFL考試題進(jìn)行了版權(quán)登記。從TOEFL考試題的內(nèi)容來(lái)看具有獨(dú)創(chuàng)性，屬于中國(guó)著作權(quán)法保護(hù)的作品范疇。新東方學(xué)校與ETS簽定有“盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議”和“文字作品復(fù)制許可協(xié)議”，有效期至1998年8月16日，其中明確約定了使用范圍。但新東方學(xué)校將TOEFL考試題以出版物的形式在其校內(nèi)和網(wǎng)上向不特定人公開(kāi)銷(xiāo)售，超出了協(xié)議約定的使用范圍，并且協(xié)議期滿后新東方學(xué)校未與ETS簽定新的使用協(xié)議。新東方學(xué)校未經(jīng)ETS許可，擅自復(fù)制ETS享有著作權(quán)的TOEFL考試題，并將試題以出版物的形式通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道公開(kāi)銷(xiāo)售，其行為侵害了ETS的著作權(quán)。ETS將TOEFL作為商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)，且其商標(biāo)均在有效期內(nèi)，故依據(jù)中國(guó)商標(biāo)法，ETS對(duì)TOEFL在第9類(lèi)、第41類(lèi)、第68類(lèi)上享有商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，其合法權(quán)益受法律保護(hù)。新東方學(xué)校在其發(fā)行的TOEFL考試題出版物封面上以醒目的字體標(biāo)明TOEFL字樣，其使用TOEFL的商品類(lèi)別與ETS注冊(cè)的第9類(lèi)、第41類(lèi)和第68類(lèi)的商品類(lèi)別相同，其標(biāo)明的TOEFL字樣也與 ETS的注冊(cè)商標(biāo)完全一致，故新東方學(xué)校的行為構(gòu)成對(duì)ETS注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的侵犯。新東方學(xué)校應(yīng)就其侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為承擔(dān)停止侵害、賠償損失、消除影響，向ETS賠禮道歉等民事責(zé)任。

　　本案賠償數(shù)額的計(jì)算應(yīng)以2000年11月15日向前追溯二年，即從1998年11月15日開(kāi)始計(jì)算。審計(jì)報(bào)告表明，新東方學(xué)校的收入主要是資料費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)，賠償數(shù)額的計(jì)算也主要以這兩項(xiàng)收入為依據(jù)。ETS在主張權(quán)利的過(guò)程中支付了一定費(fèi)用，且這些費(fèi)用與本案訴訟具有直接關(guān)系，本院酌情予以確定。新東方學(xué)校因侵犯著作權(quán)和商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為所獲利潤(rùn)相互重合，本院一并予以計(jì)算。依照《著作權(quán)法》第2條第2款、第47條第（1）項(xiàng)，《商標(biāo)法》第51條、第52條第（1）項(xiàng)之規(guī)定，判決：①新東方學(xué)校自判決生效之日起停止侵犯ETS著作權(quán)的行為，并于判決生效之日起15日內(nèi)將所有的侵權(quán)資料和印制侵權(quán)資料的軟片交法院銷(xiāo)毀；②新東方學(xué)校自判決生效之日起停止侵犯ETS商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為；③新東方學(xué)校自判決生效之日起30日內(nèi)在《法制日?qǐng)?bào)》上向ETS公開(kāi)賠禮道歉；④新東方學(xué)校自判決生效之日起15日內(nèi)賠償ETS人民幣500萬(wàn)元及合理訴訟支出52.2萬(wàn)元；⑤駁回ETS的其他訴訟請(qǐng)求。

　　新東方學(xué)校不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。新東方學(xué)校上訴稱：第一、一審判決認(rèn)定ETS對(duì)其TOEFL考試題享有著作權(quán)，缺乏事實(shí)依據(jù)。實(shí)際上，考試題是不能作為作品受到我國(guó)法律保護(hù)的。第二、新東方學(xué)校只是在1997年和2000年兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，少量復(fù)制了 TOEFL考試題，一審判決卻依據(jù)《審計(jì)報(bào)告》認(rèn)定我方大量復(fù)制并銷(xiāo)售了TOEFL考試題。實(shí)際上，《審計(jì)報(bào)告》沒(méi)有任何根據(jù)。第三、ETS是在庭審結(jié)束后才提出賠償合理訴訟支出的請(qǐng)求，并提供了相關(guān)的證據(jù)材料，一審法院對(duì)這些證據(jù)材料并未質(zhì)證就予以采信，同時(shí)支持了其訴訟請(qǐng)求，顯然是錯(cuò)誤的。第四、新東方學(xué)校在相關(guān)培訓(xùn)資料中只是敘述性或描述性地使用了TOEFL字樣，并未將TOEFL作為商標(biāo)使用，根本不會(huì)造成商品來(lái)源混淆之可能，實(shí)際上也從未造成過(guò)混淆，一審法院卻判定為侵犯ETS的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，顯系錯(cuò)誤。第五、一審法院判決我方賠償ETS巨額經(jīng)濟(jì)損失缺乏依據(jù)。新東方學(xué)校提供考試培訓(xùn)并未侵犯 ETS的著作權(quán)，一審法院卻將培訓(xùn)費(fèi)收入作為確定賠償額的基礎(chǔ)，明顯不合理。第六、新東方學(xué)校只少量向?qū)W員以外的人銷(xiāo)售了相關(guān)培訓(xùn)資料，一審判決卻判令我方在全國(guó)發(fā)行的《法制日?qǐng)?bào)》上賠禮道歉，也不夠公平合理。請(qǐng)求二審法院撤銷(xiāo)一審判決之第二、三、四項(xiàng)并依法改判。ETS服從原審判決。

　　經(jīng)審理查明：ETS成立于1948年，TOEFL考試由其主持開(kāi)發(fā)。1988年至1995年，ETS分別在中國(guó)核準(zhǔn)注冊(cè)了 746636、771160、176265號(hào)“TOEFL”商標(biāo)，核定使用的范圍分別是盒式錄音帶、考試服務(wù)、出版物等。1989年至1999年，ETS 將其開(kāi)發(fā)的53套TOEFL考試題在美國(guó)版權(quán)局進(jìn)行了著作權(quán)登記。

　　新東方學(xué)校成立于1993年10月5日，系民辦非企業(yè)單位，主要從事外語(yǔ)類(lèi)教學(xué)服務(wù)。1996年1月，北京市工商行政管理局就新東方學(xué)校擅自復(fù)制TOEFL考試題一事對(duì)其進(jìn)行了檢查，并責(zé)令其停止侵權(quán)。后新東方學(xué)校停止使用TOEFL考試資料，并主動(dòng)與ETS聯(lián)系，商談?dòng)袃斒褂?TOEFL考試資料問(wèn)題，但未獲答復(fù)，遂繼續(xù)向?qū)W生提供TOEFL考試資料。1997年1月，北京市工商行政管理局再次對(duì)新東方學(xué)校進(jìn)行檢查，并扣壓了《TOEFL全真試題精選》等書(shū)籍資料。1997年2月18日，新東方學(xué)校法定代表人俞敏洪到北京市工商行政管理局接受了詢問(wèn)，并出具了保證書(shū)，承認(rèn)復(fù)制發(fā)行TOEFL考試題的行為侵犯了ETS的著作權(quán)，保證不再發(fā)生侵權(quán)行為。

　　1997年8月17日，ETS在中國(guó)大陸地區(qū)的版權(quán)代理人中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司與新東方學(xué)校簽訂了“盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議”和“文字作品復(fù)制許可協(xié)議”，許可新東方學(xué)校以非獨(dú)占性的方式復(fù)制協(xié)議附件所列的錄音制品和文字作品（共20套試題）作為內(nèi)部使用，但不得對(duì)外銷(xiāo)售，協(xié)議有效期1年。

　　2000年11月9日，中原信達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司在新東方學(xué)校公證購(gòu)買(mǎi)了“TOEFL系列教材”包括：《TOEFL系列教材聽(tīng)力分冊(cè)》、《TOEFL系列教材語(yǔ)法分冊(cè)》、《TOEFL系列教材作文分冊(cè)》、《TOEFL系列教材閱讀分冊(cè)》、《最新練習(xí)題選編第一冊(cè)》、《最新練習(xí)題選編第二冊(cè)》、《最新練習(xí)題選編第三冊(cè)》8本圖書(shū)及25盒聽(tīng)力磁帶。

　　2000年11月15日北京市工商行政管理局宣武分局對(duì)新東方學(xué)校進(jìn)行檢查，并扣壓了部分涉嫌侵權(quán)的圖書(shū)。2000年12月 25日受ETS委托，北京市正見(jiàn)永申律師事務(wù)所在新東方學(xué)校公證購(gòu)買(mǎi)了“TOEFL系列教材”，包括：聽(tīng)力分冊(cè)、聽(tīng)力文字答案、語(yǔ)法分冊(cè)、作文分冊(cè)、閱讀分冊(cè)、最新練習(xí)題選編第一冊(cè)及聽(tīng)力磁帶21盒。2001年1月4日，ETS向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟，狀告新東方學(xué)校侵害其著作權(quán)及商標(biāo)權(quán)。

　　2001年2月22日，一審法院對(duì)新東方學(xué)校的財(cái)務(wù)帳冊(cè)實(shí)施了證據(jù)保全，并委托北京天正會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)帳冊(cè)進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)結(jié)果表明：新東方學(xué)校的收入主要分為培訓(xùn)收入和資料收入。TOEFL培訓(xùn)收入：1998年為5 210 769元，占全年總培訓(xùn)收入的 20.1%；1999年為8 498 039元，占全年總培訓(xùn)收入的23.5%；2000年為19 795 214元，占全年總培訓(xùn)收入的24.3%.資料收入：1998年為3 012 702元，1999年為4 931 191元，2000年為6 983 357元。TOEFL住宿班所收取的培訓(xùn)費(fèi)用中包括資料費(fèi)。另外，本案一審審理中，雙方當(dāng)事人就ETS主張權(quán)利的相關(guān)TOEFL考試題與被控侵權(quán)物進(jìn)行了對(duì)比。對(duì)比結(jié)果為：聽(tīng)力分冊(cè)、聽(tīng)力文字答案、語(yǔ)法分冊(cè)、作文分冊(cè)、閱讀分冊(cè)、最新練習(xí)題選編第一、二、三冊(cè)中被控侵權(quán)部分與相關(guān)的TOEFL考試題內(nèi)容一致；聽(tīng)力磁帶與相關(guān)的TOEFL考試題內(nèi)容絕大部分相同。此外，“TOEFL聽(tīng)力磁帶”、“TOEFL系列教材”的封面及包裝上均突出使用了“TOEFL”字樣。

　　上述事實(shí)，有第746636、176265、771160號(hào)商標(biāo)注冊(cè)標(biāo)證書(shū)，北京市工商行政管理局物品暫扣證，俞敏洪談話記錄和保證書(shū)，《盒式錄音帶復(fù)制許可協(xié)議》，《文字作品復(fù)制許可協(xié)議》，北京天正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司第431號(hào)審計(jì)報(bào)告，北京市公證處出具的公證書(shū)，崇文區(qū)公證處出具的公證書(shū)，被控侵權(quán)的圖書(shū)和錄音帶實(shí)物及雙方當(dāng)事人陳述等在案佐證。