本院認為，中國和美國均是《伯爾尼保護文學(xué)和藝術(shù)作品公約》的成員國，根據(jù)著作權(quán)法第2條第2款及《伯爾尼保護文學(xué)和藝術(shù)作品公約》第3條第1款（A）項的規(guī)定，我國有義務(wù)對美國國民的作品在中國給予保護?！吨鳈?quán)法實施條例》第2條規(guī)定，著作權(quán)法所稱作品，指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)，具有獨創(chuàng)性并能以某種有形形式復(fù)制的智力創(chuàng)作成果。

　　TOEFL試題分為聽力、語法、閱讀和寫作四個部分，由ETS主持開發(fā)設(shè)計，就設(shè)計、創(chuàng)作過程來看，每一道考題均需多人經(jīng)歷多個步驟并且付出創(chuàng)造性勞動才能完成，具有獨創(chuàng)性，屬于我國著作權(quán)法意義上的作品，應(yīng)受我國法律保護。由此匯編而成的整套試題也應(yīng)受到我國法律保護。

　　根據(jù)本案查明的事實，新東方學(xué)校未經(jīng)著作權(quán)人ETS許可，以商業(yè)經(jīng)營為目的，以公開銷售的方式復(fù)制發(fā)行了TOEFL試題，其使用作品的方式已超出了課堂教學(xué)合理使用的范圍，故對新東方學(xué)校關(guān)于其相關(guān)行為系合理使用TOEFL試題的抗辯理由不予采信。新東方學(xué)校又主張，其系社會力量辦學(xué)，根據(jù)《民辦教育促進法》的規(guī)定，屬于非營利機構(gòu)。本院認為，新東方學(xué)校成立的目的與是否侵犯ETS著作權(quán)并無必然聯(lián)系，只要新東方學(xué)校實施的行為具有營利性，則必然對ETS的著作權(quán)構(gòu)成侵害，新東方學(xué)校的這一抗辯理由亦不能成立。

　　另外，1997年新東方學(xué)校法定代表人俞敏洪向北京市工商行政管理局出具的不再發(fā)生侵權(quán)行為的保證書以及與中原信達知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司簽訂的作品使用許可協(xié)議也表明，新東方學(xué)校承認ETS對TOEFL試題享有著作權(quán)，并且明知其相關(guān)行為已侵犯了ETS的著作權(quán)。

　　綜上，新東方學(xué)校復(fù)制并且對外公開銷售TOEFL試題的行為已侵犯了ETS的著作權(quán)，理應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責(zé)任。但本院同時應(yīng)當指出，鑒于TOEFL試題的特殊性質(zhì)以及新東方學(xué)校利用這一作品的特別形式及目的，新東方學(xué)校在不使用侵權(quán)資料的情況下在課堂教學(xué)中講解TOEFL試題應(yīng)屬于《著作權(quán)法》第22條規(guī)定的合理使用相關(guān)作品的行為，并不構(gòu)成對他人著作權(quán)的侵犯。

　　在我國目前的社會狀況下，出版發(fā)行屬于國家管制的特殊行業(yè)，出版物屬于特殊商品，對出版物的來源進行識別一般是通過出版物的作者和出版單位來實現(xiàn)的。本案中，雖然ETS在出版物、錄音磁帶上合法注冊了TOEFL商標，新東方學(xué)校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL聽力磁帶上” 突出使用了“TOEFL”字樣，但新東方學(xué)校對“TOEFL”是在進行描述性或者敘述性的使用。其目的是為了說明和強調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi)容，而不是為了表明出版物的來源，并不會造成讀者對商品來源的誤認和混淆。一審判決認定新東方學(xué)校的相關(guān)行為侵犯了 ETS的商標專用權(quán)應(yīng)屬不當，本院予以糾正。

　　審計報告表明，新東方學(xué)校TOEFL項下的收入主要包括資料費和培訓(xùn)費，TOEFL住宿生的資料費已包含在培訓(xùn)費中。一審法院參照TOEFL培訓(xùn)收入在全年培訓(xùn)總收入中所占比例確定TOEFL資料收入的相應(yīng)比例并無不當，但酌情以一定的比例推算TOEFL住宿生的資料收入不夠嚴謹。本案二審審理中查明，1999年和2000年TOEFL住宿生的資料收入為773 472元。故本院確認，新東方學(xué)校TOEFL項下的侵權(quán)資料收入為 3 740 186.2元，應(yīng)當作為非法獲利賠償給ETS.ETS為本案訴訟而支出的合理費用2.2萬元亦應(yīng)一并賠償。綜上，一審判決在新東方學(xué)校侵犯 ETS著作權(quán)問題上認定事實清楚、適用法律正確，但關(guān)于侵犯商標專用權(quán)及賠償數(shù)額的認定和處理亦有不當，本院應(yīng)予酌情糾正。上訴人新東方學(xué)校的上訴理由部分成立，其相應(yīng)的上訴請求本院應(yīng)予支持。

　　據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項之規(guī)定，判決如下：

　　一、維持北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第35號民事判決之第（一）、（三）、（五）項；即：（一）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自判決生效之日起立即停止侵犯（美國）教育考試服務(wù)中心TOEFL考試試題著作權(quán)的行為，并于判決生效之日起十五日內(nèi)將所有的侵權(quán)資料和印制侵權(quán)資料的軟片交法院銷毀；（三）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自判決生效之日起三十日內(nèi)在《法制日報》上向（美國）教育考試服務(wù)中心公開賠禮道歉，消除因其侵權(quán)行為造成的影響（逾期不履行，法院將在該報上刊登判決主文，費用由北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校承擔）；（五）駁回（美國）教育考試服務(wù)中心的其他訴訟請求。

　　二、撤銷北京市第一中級人民法院（2001）一中知初字第35號民事判決之第（二）、（四）項；即：（二）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自判決生效之日起立即停止侵犯（美國）教育考試服務(wù)中心商標專用權(quán)的行為；（四）北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自判決生效之日起十五日內(nèi)賠償（美國）教育考試服務(wù)中心經(jīng)濟損失人民幣500萬元及訴訟合理支出人民幣52.2萬元；

　　三、北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校自本判決生效之日起十五日內(nèi)賠償（美國）教育考試服務(wù)中心經(jīng)濟損失人民幣3 740 186.2元及合理訴訟支出人民幣2.2萬元。

　　一審案件受理費118 563.18元，由（美國）教育考試服務(wù)中心負擔58 553.18元（已交納），由北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校負擔60 010元（于本判決生效之日起7日內(nèi)交納）；一審審計費42 860元，由北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校負擔（于本判決生效之日起7日內(nèi)交納）；二審案件受理費118 563.18元，由（美國）教育考試服務(wù)中心負擔60 010元（于本判決生效之日起7日內(nèi)交納），由北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校負擔58 553.18元（已交納）。

　　本判決為終審判決。

　　審  判  長        劉繼祥

　　審  判  員        魏湘玲

　　審  判  員        孫蘇理